Vor einem Gerichtsverfahren erfolgt im Markenrecht, Urheberrecht und Patentrecht meist eine anwaltliche Abmahnung mit Aufforderung zur Unterlassung von Verstößen und Übernahme der Abmahnkosten. Wenn diese Abmahnung nicht erfolgt, hat der Kläger das Problem, dass er die Kosten eines Verfahrens selbst tragen muss, selbst wenn er den Prozess gewinnt. Er trägt dann sogar die Kosten des Beklagten, obwohl der den Prozess verloren hat.

 

1. Abmahnung und Unterlassungserklärung

In Streitigkeiten des gewerblichen Rechtsschutzes wie dem Markenrecht, dem Patentrecht, dem Wettbewerbsrecht und dem Urheberrecht ist es üblich, einem Verletzer von Rechten zunächst eine – sehr häufig anwaltliche – Abmahnung zu übersenden und ihn in dieser Abmahnung zur Abgabe einer Unterlassungserklärung und Erstattung der Anwaltskosten aufzufordern.

Diese Abmahnung hat den Zweck, dem Verletzer die Möglichkeit zu geben, den Streit um einen Unterlassungsanspruch außergerichtlich zu lösen, ohne dass hierzu ein gerichtliches Verfahren notwendig wird. Ein solches gerichtliches Verfahren wirft deutlich höhere Kosten auf, so dass diese Abmahnung nach der Konstruktion der Rechtssprechung und des Gesetzes eine Handlung zu Gunsten des Abgemahnten ist. Auch wenn der Abgemahnte dies sicherlich anders empfinden wird, vermeidet eine solche Abmahnung die gerichtliche Inanspruchnahme und gibt dem Verletzer die leichtere Chance, ohne eine solche gerichtliche Inanspruchnahme, den Streit beizulegen.

Im Gegenzug hat der Abgemahnte jedoch die anwaltlichen Kosten dieser Abmahnung zu erstatten, wenn die Abmahnung berechtigt war.

 

2. Gerichtliche Inanspruchnahme ohne Abmahnung

Der Rechteinhaber kann jedoch auch ohne die Vornahme einer Abmahnung sofort gerichtlich vorgehen und durch Beantragung einer einstweiligen Verfügung versuchen, den Anspruch direkt und sofort gerichtlich durchzusetzen. Dies ändert an dem Bestehen eines Anspruches zunächst einmal nichts.

Dennoch kann ein solches Vorgehen ohne vorherige Abmahnung für den Anspruchsteller selbst teuer werden! Er begibt sich nämlich in die Gefahr, dass der in Anspruch Genommene nach Kenntnis des Gerichtsverfahrens, etwa durch Zustellung einer einstweiligen Verfügung oder im Rahmen der Zusendung der Antragsschrift zur Stellungnahme durch das Gericht von der gerichtlichen Inanspruchnahme erfährt und dann entweder sofort von sich aus eine ausreichende Unterlassungserklärung abgibt oder ein sofortiges Anerkenntnis vor Gericht erklärt.

Macht er dies, so kann er bei richtigem Vorgehen und trotz des Vorliegens eines Anspruchs des Klägers vermeiden, die Kosten des Verfahrens zu tragen. Er bekommt sogar seine eigenen Anwaltskosten zurück.

Bei einer solchen Vorgehensweise geht die Rechtssprechung regelmäßig davon aus, dass der Beklagte durch sein Verhalten zur Erhebung der Klage keine Veranlassung gegeben hat, da er bei Vornahme der vorherigen Abmahnung eine Unterlassungserklärung abgegeben hätte und damit ein solcher gerichtlicher Streit nicht erforderlich gewesen wäre. Diese Rechtsfolge leitet die Rechtsprechung aus § 93 ZPO ab:

Hat der Beklagte nicht durch sein Verhalten zur Erhebung der Klage Veranlassung gegeben, so fallen dem Kläger die Prozesskosten zur Last, wenn der Beklagte den Anspruch sofort anerkennt.“

 

Im Sachen des gewerblichen Rechtsschutzes wie Markenrecht, Patentrecht und Wettbewerbsrecht werden daher bei Abgabe einer sofortigen hinreichenden Unterlassungserklärung nach Kenntnis von der Inanspruchnahme regelmäßig die Kosten dem Antragsteller bzw. Kläger auferlegt. Von diesem Grundsatz weichen die Richter auch nur ganz selten und nur dann ab, wenn die sofortige gerichtliche Durchsetzung zwingend erforderlich ist und eine Abmahnung möglicherweise zu spät käme.

Regelmäßig ist also eine Abmahnung erforderlich, damit nicht der Anspruchsteller selbst hinterher auf seinen eigenen Kosten „hängen“ bleibt.

Noch stärker wirkt sich dies aus, wenn der gerichtlich in Anspruch genommene nicht abgemahnte Verletzer selbst Anwälte beauftragt. Für den Fall hat der Anspruchsteller – trotz berechtigter Verletzung seiner Rechte – nicht nur die Kosten des eigenen Anwalts, sondern sogar die Kosten des Anwalts des in Anspruch genommenen zu tragen. Der Verletzer verliert also den Prozess und der Anspruchsteller muss alle Kosten übernehmen.

 

3. Fehlende Abmahnung – Landgericht Hamburg, Beschluss vom 30.12.2016, 315 O 135/16

Die oben genannten Grundsätze sind in einem Beschluss des Landgerichts Hamburg vom 30.12.2016 mit dem Aktenzeichen 315 O 135/16 mit guter Begründung in einem von unserer Kanzlei geführten Patentstreitverfahren noch einmal bestätigt worden.

Unser Mandant wurde aufgrund einer angeblichen Verletzung eines Patentes in Anspruch genommen.

Es geht um eine Vorrichtung zur Herstellung bestimmter Lebensmittel, die durch das Patent in anderer als bisher bekannter Art und Weise zubereitet werden konnten. Der Mandant hat solche Maschinen vom Hersteller bezogen und an seine Abnehmer verkauft. Von dem bestehenden Patent hatte er keine Kenntnis und wurde vorher auch nicht abgemahnt.

Vielmehr erhielt er ohne jede Vorwarnung überraschend durch das Landgericht Hamburg im April 2016 zur Stellungnahme einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zugestellt, den der Patentinhaber gestellt hat und mit welchem dem Händler untersagt werden sollte, diese Maschinen weiter zu vertreiben. Das Gericht hat also nicht sofort ein Verbot ausgesprochen, sondern erst einmal den angeblichen Verletzer über das Verfahren informiert.

Als Streitwert hat der Anspruchsteller den in Patentsachen durchaus üblichen Betrag von immerhin 250.000,00 € angesetzt.

Nach Zustellung des einstweiligen Verfügungsverfahrens wurde aus wirtschaftlichen Gründen – das kann sich teilweise unabhängig von der Frage, ob den nun wirklich eine Patentverletzung vorliegt oder nicht anbieten – eine Unterlassungserklärung abgegeben, die den Streit erledigt hat.

Der Anspruchsteller brauchte die einstweilige Verfügung dann nicht mehr, weil er eine ausdrückliche strafbewehrte Unterlassungserklärung des in Anspruch genommenen vermeintlichen Verletzers hatte und hat den Rechtsstreit für erledigt erklärt. Die Kosten des Verfahrens sollte aber trotzdem nach Vorstellung des Verfügungsklägers der Verfügungsbeklagte – unser Mandant – tragen. Der Anspruchsteller hat dazu gemeint, die Abmahnung sei entbehrlich gewesen, weil eine besondere Eile bestanden hätte und das Risiko gegeben sei, dass der in Anspruch genommene auf eine Abmahnung hin nicht angemessen reagiert hätte bzw. sogar die Gefahr bestand, dass sich der Mandant der Verantwortung entziehen würde.

Das Landgericht Hamburg ist dem nicht gefolgt.

Vielmehr hat es mit Beschluss vom 30.12.2016 entschieden, dass der Antragsteller die gesamten Kosten des Verfahren trägt. Den Streitwert hat das Gericht wie von der Antragstellerseite geltend gemacht auf 250.000,00 € festgesetzt. Die gesamten Kosten trägt aber nicht der Beklagte, sondern der Kläger. Auch die Anwaltskosten den Beklagten!

Das Gericht hat dies kurz aber umfassend wie folgt begründet:

Nach dem bisherigen Sach- und Streitstandes entspricht es der Billigkeit, dass die Antragstellerin die Kosten des Verfügungsverfahrens trägt. Dies folgt unbeschadet der Frage, ob materiell eine Patentverletzung glaubhaft gemacht ist oder ob die Dringlichkeit gegeben ist bzw. dadurch entfallen ist, dass die Antragstellerin längere Zeit Kenntnis von der Patentverletzung hatte und zuwartete, jedenfalls daraus, dass die Antragsgegnerin vor Stellung des Antrages auf Erlass einer einstweiligen Verfügung nicht abgemahnt wurde und sich deshalb die in der Antragserwiderung abgegebene Unterlassung- und Verpflichtungserklärung als sofortiges Anerkenntnis in der Sache darstellt. Der Antragsgegnerin kommt deshalb die Regelung des § 93 ZPO zu Gute, die im Rahmen der Entscheidung nach § 91a ZPO zu berücksichtigen ist. Die Antragsgegnerin hat mit 2 zeitgleich eingegangen Schriftsätzen die Unterlassungserklärung trotz des angekündigten Abweisungsantrag „sofort“ abgegeben. Eingang beider Schriftsätze erfolgte laut Eingangsstempel der gemeinsamen Annahmestelle beim Amtsgericht Hamburg am 29.4.2016 zwischen 7-8 Uhr.

Unstreitig hat die Antragstellerin die Antragsgegnerin nicht abgemahnt. Eine solche Abmahnung war vorliegend nicht entbehrlich. Es kann dahinstehen, ob der Vortrag der Antragstellerin zur behaupteten Vorsätzlichkeit der Patentverletzung durch die Antragsgegnerin schlüssig und glaubhaft gemacht ist, jedenfalls war im Streitfall eine Abmahnung nicht entbehrlich. In Patentsachen kommt der Erlass einer einstweiligen Verfügung ohne vorherige Anhörung des Gegners, die insbesondere durch eine vorherige Abmahnung zu erfolgen hat, nur in Ausnahmefällen in Betracht, die in der vorliegenden Konstellation nicht gegeben sind, zum Beispiel bei besonderer Dringlichkeit wegen eines nur wenige Tage dauernden Messeauftritts einer ausländischen Antragsgegnerin im Inland oder der notwendigen Beschlagnahme zum Zwecke der Beweiserhebung nach § 139c Patentgesetz. Um einen solchen Fall handelt es sich vorliegend erkennbar nicht. Aus dem Grunde hat auch die Kammer mit Verfügung ihres Vorsitzenden vom 14. April 2016 die Antragsschrift der Antragsgegnerin zur Stellungnahme übersandt. Das grundsätzliche Erfordernis einer Abmahnung folgt in Patentsachen daraus, dass zum Verfügungsgrund nicht nur das Zeitmoment gehört, wie beispielsweise in Wettbewerbs- oder Kartellsachen, sondern eine umfassende Interessenabwägung vorzunehmen ist, ob der Erlass einer einstweiligen Verfügung geboten und vertretbar ist. Diese Interessenabwägung erfordert – bis auf die genannten Ausnahmefälle – grundsätzlich die Anhörung der Gegenseite, insbesondere in einer Abmahnung. Es entspricht der ständigen Rechtsschreibung der beiden Patentkammern des hiesigen Landgerichts und auch des Hanseatischen Oberlandesgerichts, dass eine einstweilige Verfügung in Patentsachen ohne vorausgegangene gegebenenfalls auch kurzfristige Abmahnung im Regelfall nicht zu erlassen ist. Wenn die Antragstellerin darauf verzichtet – und dies darf sie selbstverständlich – trägt sie das Risiko eines sofortigen Anerkenntnisses und der damit verbundenen Kostenfolge aus § 93 ZPO.

Im Ergebnis bedeutet dies für den Verfügungskläger, dass er nicht nur die eigenen Kosten für seinen eigenen Rechtsanwalt in Höhe von rund 3.000,00 € netto, sondern auch die Kosten des gegnerischen Rechtsanwalts in gleicher Höhe und die Gerichtskosten – bei einem Streitwert von 250.000,00 € sind dies nochmals 6312,00 € – tragen muss.

Insgesamt wird der Anspruchssteller trotz seines Sieges in der Sache selbst Kosten in Höhe von rund 12.000,00 € aufbringen müssen – weil er vorher nicht abgemahnt hat!

Dies macht deutlich wie wichtig es ist, in Angelegenheiten des Marken-, Patent- und Wettbewerbsrechts und des Urheberrechts in richtiger Art und Weise vorzugehen. Beachtet man die besonderen Erfordernisse dieser Rechtsgebiete nicht, also etwa die vorherige Abmahnung, kann es teuer werden, selbst wenn man in der Hauptsache gewinnt.

Bei der Durchsetzung Ihrer Schutzrechte oder der Abwehr von Abmahnungen, einstweiligen Verfügungsverfahren und Klagen stehen Ihnen die Rechtsanwälte und  Fachanwälte Steffen Klöne und Volker Küpperbusch aus Bielefeld im Patentrecht, Markenrecht, Wettbewerbsrecht, Internetrecht, Medienrecht und Urheberrecht als erfahrene Vertreter zur Seite. Wir vertreten bereits seit vielen Jahren Mandanten aus ganz Deutschland, besonders aber Ostwestfalen in diesen Bereichen.